Sumário
1. Da Consulta.
2. Tutela Constitucional da Propriedade Intelectual.
3. O Significado e a Importância da Carta-Patente diante das Tutelas Normativa, Administrativa e Jurisdicional
4. Tutela processual da Propriedade Intelectual. A Correta Compreensão do Regime Jurídico para Invalidação de Patente. Nulidade e Anulabilidade de Carta-Patente
5. Um Absurdo que Confirma a Evidência da Impossibilidade da Discussão dos Requisitos para Concessão da Carta-Patente na Ação entre Particulares. A Necessidade de o Titular da Patente propor Ação Declaratória contra o INPI?!
6. A Qualificação Jurídica da Prova Utilizada para a Decretação da Nulidade da Patente do Consulente.
7. Da Resposta à Consulta.

Ementa. Tutela Constitucional da Propriedade Intelectual. Tutela Infraconstitucional da Propriedade Intelectual. Significado da Tutela Administrativa Consubstanciada na Carta-Patente. Nulidade e Anulabilidade de Carta-Patente. Modo de Argüição. Dignidade da Proteção Patentária. Proibição de Proteção Insuficiente. Proibição de Retrocesso na Tutela dos Direitos Fundamentais. Necessidade de Interpretação da Legislação Infraconstitucional de Acordo com a Proteção Constitucional da Propriedade Intelectual. Qualificação da Prova Capaz de Permitir a Invalidação da Carta-Patente. Prova que se Expressa em Juízo Pessoal. Prova Incapaz de Permitir a Desconstituição da Patente

1. Da Consulta

Consulta-nos Marcelo Vilas Boas, por intermédio de seus ilustres advogados, Drs. Carlos Raul da Costa Pinto e Paulo Eduardo F. da Costa Pinto, a respeito da situação que segue.

O Consulente é proprietário da patente n. 9701192-4, relativa ao processo por ele desenvolvido para a obtenção de argamassas, de diferentes especificações constitutivas, aplicáveis nas construções em geral, blocos, telha e concreto, a partir do entulho das mesmas, e, também, dos direitos concernentes à transferência de tecnologia para a construção de usinas de reciclagem de resíduos da construção civil.

Em janeiro de 2004, o Consulente propôs ação cominatória de abstenção cumulada com ações de reparação de dano contra Hines Interest Limited Partnership, Hines do Brasil Empreendimentos Ltda. e Racional Engenharia Ltda. (processo n. 583.00.2004.007793-0, em trâmite perante a Justiça Estadual de São Paulo, 2ª. Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo). Em defesa, argüiu a demandada a nulidade da patente por ausência do requisito de novidade (art. 8º, Lei n. 9.279, de 1996), alegação essa que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, julgando improcedente os pedidos de abstenção e de indenização, com base em juízo pericial e juízos de uma única testemunha e de um informante.

Nesse momento, corre o prazo para a interposição de recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A esse propósito, indaga o Consulente:

a) Qual o valor da carta-patente como instrumento estatal de proteção da propriedade intelectual?

b) O que a Lei de Propriedade Industrial quer dizer quando viabiliza a decretação de nulidade da carta-patente, de forma incidental, em ação entre particulares, e outorga a possibilidade de se pleitear a sua anulação através de ação direta, proposta contra o INPI e o titular da patente?

c) Como pode ser qualificada, em termos jurídicos, a prova que foi utilizada para decretar a nulidade da patente do Consulente?

É o que passamos a considerar.

2. Tutela Constitucional da Propriedade Intelectual

A Constituição Federal, embaixo do seu Título I, com a rubrica “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, assegura o direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII), referindo ainda que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras” (art. 5º, inciso XXVII). Nesse contexto, dúvida não há que a Constituição reconhece à propriedade intelectual a condição de direito fundamental1.

Ter o direito à propriedade intelectual como direito fundamental implica submetê-lo a um regime jurídico especial2. Impõe, entre outras coisas, o reconhecimento da eficácia direta do direito fundamental à propriedade intelectual (art. 5º, § 1º, CRFB) e a proibição de retrocesso na sua proteção (eficácia protetiva dos direitos fundamentais em face do Poder Constituinte Reformador e do legislador infraconstitucional)3.

Por ser um direito fundamental, o direito à propriedade intelectual deve ser protegido (= tutelado) pelo Estado, seja mediante normas, atividades fáticos administrativas e ainda através da prestação jurisdicional4.

Portanto, o legislador infraconstitucional tem a tarefa de densificar a proteção constitucional outorgada à propriedade intelectual. Tendo em conta a fundamentalidade do direito à propriedade intelectual, essa concretização deve ser levada adiante dentro de determinadas balizas, sendo vedada proteção excessiva e proteção insuficiente do direito à propriedade intelectual5, bem como proteção que implique retrocesso6.

O legislador infraconstitucional buscou desincumbir-se desse seu dever de proteção com a edição da Lei n. 9.279, de 1996. Além da proteção normativa conferida pela Lei n. 9.279/96, ficou o Administrador com o dever de dar tutela à criação humana, mediante, por exemplo, a carta-patente que confere direito de invenção.

Demais disso, como a Lei de Propriedade Industrial contém normas relacionadas à tutela processual dos inventos, marcas etc., é evidente que essas regras processuais não podem ser lidas à distância do direito fundamental à propriedade intelectual.

3. O Significado e a Importância da Carta-Patente diante das Tutelas Normativa, Administrativa e Jurisdicional

Os direitos fundamentais, quando enquadrados em uma dimensão multifuncional, exigem prestações de proteção. Isso quer dizer, em poucas palavras, que os direitos fundamentais fazem surgir ao Estado o dever de protegê-los. Ora, essa proteção ou tutela devida pelo Estado certamente não se resume à tutela jurisdicional. O Estado tem o dever de tutelar ou proteger os direitos fundamentais através de normas, da atividade administrativa e da jurisdição. Por isso, há tutela normativa, tutela administrativa e tutela jurisdicional dos direitos.

O Estado, antes de tudo, tem o dever de proteger os direitos fundamentais mediante normas de direito. É o que ocorre, por exemplo, quando se pensa na legislação de proteção ao meio ambiente e na legislação de defesa do consumidor. A norma que proíbe a construção em determinado local e a norma que proíbe o despejo de lixo tóxico em certo lugar constituem normas de proteção ou de tutela do direito fundamental ao meio ambiente sadio.

Note-se que, embora o Estado tenha o dever de proteger os direitos fundamentais, o art. 5.º, inciso XXXII, da Constituição da República não se limitou a dizer que o direito do consumidor é um direito fundamental. Ele disse que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, deixando expresso que o Estado tem o dever de proteger, mediante normas, o consumidor. Trata-se de um dever de proteção ou de tutela a que se chama de dever de “tutela normativa dos direitos”7.

Porém, como a edição da norma não basta, o Estado também tem o dever de fiscalizar o seu cumprimento, impor a sua observância, remover os efeitos concretos derivados da sua inobservância, sancionar o particular que a descumpriu e, além disso, verificar a presença de requisitos afirmados nas normas de proteção para que os particulares possam desenvolver suas atividades (por exemplo, licença ambiental) ou para que outros direitos fundamentais sejam efetivamente protegidos em face dos particulares (por exemplo, concessão da patente de invenção pelo INPI). Há, nestes casos, proteção ou tutela administrativa.

Quando o administrador, em processo administrativo, decide que houve infração a uma norma de proteção, o seu dever passa a ser – quando não lhe restar o mero sancionamento do particular pela conduta reprovada – o de fazer valer a finalidade normativa, seja no caso de ato comissivo ou de ato omissivo. Assim, por exemplo, nas hipóteses em que o administrador determina a paralisação da construção de obra, a instalação de determinado equipamento antipoluente ou a retirada de remédio ou produto nocivo do mercado – nessas situações, a proteção, dada pela norma, é mais uma vez afirmada pelo administrador. Aliás, não se pode negar que, mesmo quando o administrador impõe multa ao particular, ele presta tutela ou proteção ao direito fundamental.

O processo administrativo, instaurado no INPI em virtude de pedido de quem afirma ter direito à proteção de criação intelectual, nada mais é do que processo em que o poder do Estado atua para aferir os requisitos para a tutela da propriedade intelectual. Embora esse processo administrativo seja, por si só e independentemente do seu resultado, uma forma de proteção estatal àquele que tem o direito de afirmar que deve ter sua criação intelectual protegida, o administrador vai muito além quando reconhece presentes as condições para a concessão da carta-patente. Nesse caso, confere-se ao administrado uma tutela especial, consubstanciada na carta-patente, que se destina a impedir quem quer que seja de utilizar o invento. Ou seja, a carta-patente é instrumento estatal voltado a dar proteção ao direito fundamental à propriedade intelectual.

De lado as tutelas normativa e administrativa, cabe salientar que a compreensão da tutela jurisdicional exige esforço e concentração no plano do significado das normas. As normas de proteção de direitos fundamentais, como os do consumidor e ao meio ambiente sadio, não são atributivas de direitos, mas impositivas ou proibitivas de condutas, partindo da consideração de que determinadas condutas devem ser impostas ou proibidas para que os direitos fundamentais sejam tutelados. Portanto, tais direitos fundamentais, muito mais do que a simples tutela de reparação do dano, exigem formas de tutela que possam fazer atuar a finalidade das normas de proteção, impedindo a sua violação (inibição da comercialização de produto) ou removendo os efeitos concretos derivados da sua violação (busca e apreensão de produto ilicitamente exposto à venda).

Nesses casos, o Estado ou qualquer legitimado à ação coletiva, pode fazer valer a norma de proteção dos direitos fundamentais, mediante a propositura de ações para obtenção de tutela inibitória ou de remoção do ilícito. Nessas ações, porém, o particular não pode negar a norma de proteção, dizendo, por exemplo, que construiu na beira do riacho por entender que a sua obra não causará dano ao meio ambiente ou que colocou a venda remédio – ainda que com composição proibida pela lei – por entender que ele não causa câncer.

Ora, se fosse possível ao particular negar a norma como matéria de defesa, o Estado jamais teria como dar proteção normativa aos direitos fundamentais. O particular sempre atuaria em detrimento da norma e, quando questionado pela ação judicial, apresentaria defesa argumentando que a norma é equivocada e, assim, precisa passar por uma perícia judicial. Nessa hipótese, certamente de nada adiantaria a atividade legislativa voltada a dar proteção aos direitos fundamentais. É que a vontade do legislador – pasme-se, pois isto é freqüente na prática jurídica – seria substituída pela vontade de um perito privado!!! Não só a tutela normativa devida pelo Estado, como a própria noção de democracia, grata ao conceito de maioria no parlamento, seria reduzida a zero. Não é por outra razão que a doutrina estrangeira nega a possibilidade de se discutir, em ação voltada a proibir a comercialização de remédio, o conteúdo da norma de proteção que proibiu a sua venda. Não que a norma seja insindicável no plano jurisdicional. A verdade é que ela não pode ser discutida na ação voltada a fazer valer a finalidade da norma, pena de a norma restar sem tutela jurisdicional. Melhor explicando: pena de a norma não ter eficácia, já que a vontade do legislador teria que sempre ser reafirmada pelo perito e pelo juiz, o que significaria que o direito fundamental apenas poderia ser protegido pelo juiz e nunca pelo legislador.

O mesmo ocorre, guardadas apenas as diferenças na forma de tutela estatal, com a carta-patente. Ora, caso o particular pudesse simplesmente negar a carta-patente, discutindo, como matéria de defesa, os requisitos reconhecidos pelo administrador para a sua concessão, a carta-patente, como veículo de proteção estatal aos direitos fundamentais, jamais teria eficácia ou, pior, razão de ser. Bastaria ao particular desdenhar a carta-patente e, diante da ação proposta pelo titular da patente, alegar, como matéria de defesa, a sua nulidade ou ineficácia. Nesse caso, a carta-patente jamais teria significado e o trabalho do INPI seria reduzido a um nada, pois a propriedade intelectual ou o reconhecimento do invento seriam entregues unicamente ao perito privado e ao Judiciário!!! O absurdo dessa possibilidade – pasme-se igualmente, pois reconhecida por parte da doutrina preocupada com a propriedade industrial – é mais visível na sua conseqüência, pois impede ao administrador de se desincumbir do seu dever de proteção ao direito fundamental à propriedade intelectual.

4. Tutela processual da Propriedade Intelectual. A Correta Compreensão do Regime Jurídico para Invalidação de Patente. Nulidade e Anulabilidade de Carta-Patente

Uma das maneiras pelas quais a ordem jurídica outorga tutela ao direito é negando validade ou eficácia aos atos realizados em sua desconformidade8. A maneira pela qual o ordenamento jurídico possibilita a decretação de nulidade ou a anulação dos atos jurídicos, portanto, revela capítulo essencial atinente à dignidade reconhecida pelo direito aos atos praticados sob o seu abrigo. Trata-se de inequívoca forma de controle da juridicidade dos atos jurídicos9.

Os atos administrativos naturalmente não escapam a esse controle. Por igual, aqueles atos administrativos realizados no âmbito do direito da propriedade intelectual. Sob o ângulo da validade, os atos administrativos praticados dentro do direito da propriedade intelectual podem ser analisados em uma perspectiva geral e em uma perspectiva específica. Com relação ao ato administrativo que concede carta-patente as coisas não se passam de maneira diferente.

No plano geral, releva para análise da validade do ato o seu sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade10. São requisitos gerais do ato administrativo. No plano específico, interessa para validade dos atos administrativos praticados no âmbito do direito da propriedade intelectual a obediência aos ditames da Lei n. 9.279, de 1996 (art. 46).

Com o objetivo de dar tutela aos atos administrativos, a Lei n. 9.279, de 1996, previu dois regimes jurídicos distintos para argüição de nulidade de carta-patente, pressupondo, à base, a distinção entre nulidades (vícios gerais do ato administrativo) e anulabilidade (vícios específicos do ato administrativo)11.

O direito fundamental à proteção da propriedade intelectual impõe essa maneira de compreender a legislação infraconstitucional. Lembre-se que ao serem encontrados, a partir dos métodos clássicos de interpretação, dois ou mais resultados, o raciocínio deve buscar o que melhor se ajusta às normas constitucionais12. O resultado preferido pelo intérprete deve ser o que melhor realize o desejo da norma constitucional ou ainda o que dê a maior efetividade possível aos direitos fundamentais. Nesse último caso não se preferem os direitos fundamentais em detrimento da lei, mas apenas se afirma a melhor solução diante dos direitos fundamentais. De modo que não é preciso argumentar contra ou a favor da lei, mas apenas em prol da sua melhor interpretação, isto é, da solução que confira a maior efetividade aos direitos fundamentais.

Pois bem. A nulidade decorrente da infração aos requisitos gerais do ato administrativo que concede determinada patente pode ser argüida como matéria de defesa em qualquer espécie de processo (art. 56, § 1º, Lei n. 9.279, de 1996). Porque não-atinente especificamente às suas atribuições, não há qualquer razão para participação do INPI nesse tipo de demanda. A competência para o exame da alegação não é, necessariamente, da Justiça Federal. Será, inclusive, normalmente da Justiça Estadual. A decretação de invalidade tem efeito inter partes e ex tunc.

Os motivos que levam à anulabilidade de carta-patente (vícios específicos do ato administrativo), contudo, obedecem a outro regime. As infrações às disposições da Lei n. 9.279, de 1996, só podem ser debatidas com a presença do INPI no processo (arts. 46 e 57, Lei n. 9.279, de 1996). A anulabilidade de carta-patente depende de ação própria, a ser processada perante a Justiça Federal. A eficácia é erga omnes e ex tunc.

A razão para tanto é bastante singela e obedece ao estalo constitucional.

Determinados direitos fundamentais dependem de ampla participação do Estado para sua adequada promoção e proteção. Vinculam, como refere a doutrina, “legislação, poder executivo e jurisdição como direito vigente diretamente”13. É o caso do direito fundamental à propriedade intelectual. Lembre-se que o INPI tem o dever de conceder carta-patente aos pedidos que atendam aos requisitos instituídos em lei para tanto, velando assim pela tutela do direito à propriedade intelectual.

Eis aí o ponto de relevo: não teria sentido algum atribuir ao INPI a promoção e a proteção do direito à patente, se a carta-patente, ato administrativo que se destina a tutelar o direito ao invento, pudesse ter a sua validade contrastada em virtude da não-presença de requisitos específicos que devem ser apreciados pela própria autoridade administrativa. Importaria equivaler a proteção administrativa, consubstanciada na carta-patente, em algo sem qualquer valor jurídico – a dignidade da proteção patentária quedaria indubitavelmente fragilizada.

É que a proteção do invento sempre dependeria da tutela jurisdicional. Ou melhor: a carta-patente, forma de tutela administrativa, somente teria força quando reafirmada pela jurisdição, o que evidentemente significa nulificar o dever administrativo de proteção ao direito fundamental e a própria razão de ser do INPI.

Daí a razão pela qual a anulação de carta-patente por razões atinentes ao campo específico da propriedade intelectual demanda ação própria, com a inafastável presença do INPI, a fim de que esse possa bem desempenhar a sua atribuição de velar pela regularidade da concessão de carta-patente no direito brasileiro. A competência é da Justiça Federal por imperativo constitucional (art. 109, inciso I, CRFB, e 57, Lei n. 9.279, de 1996).

Observe-se que outra interpretação à legislação infraconstitucional é absolutamente desconforme ao direito fundamental à proteção da propriedade intelectual14. Não é possível, por exemplo, imaginar que todo e qualquer vício que envolva a carta-patente possa ser alegado em qualquer processo como matéria de defesa. Interpretação dessa ordem, embora prestigiada em determinadas decisões judiciais15, importa significativo enfraquecimento do direito consubstanciado na carta-patente. Importa, em realidade, proteção insuficiente ao direito fundamental à patente, além de incidir em vedado retrocesso na proteção deste direito fundamental.

A possibilidade de decretação de qualquer vício que envolva a carta-patente em qualquer processo significa, a uma, proteção insuficiente do direito fundamental à patente. Observe-se que, acaso possível essa hipotética decretação, o sistema jurídico estimularia que terceiros desrespeitassem o direito de patente, haja vista o enfraquecimento da carta-patente propiciado pela força do precedente judicial. A dignidade da patente restaria vulnerada com a decretação judicial de sua nulidade incidentalmente, ainda que restrita a esse ou àquele processo. O direito à tutela inibitória e à tutela ressarcitória, oriundos da proteção patentária (arts. 42 e 44, Lei n. 9.279, de 1996), restariam absolutamente comprometidos com essa decretação, gerando o seu absoluto descrédito.

A duas, a possibilidade de decretação de qualquer espécie de nulidade incidentalmente importa verdadeiro retrocesso na proteção do direito fundamental à patente. Note-se que a via incidental para decretação de nulidade de patente é inovação da Lei n. 9.279, de 1996. A legislação infraconstitucional revogada não contemplava a possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade de patente no juízo cível. Em todos os casos, mostrava-se imprescindível o ajuizamento de ação própria para desconsideração de patente regularmente outorgada16.

Esse regramento, longe de ser furtivo, evidenciava a proteção que o legislador outorgava a carta-patente, que só poderia ser desconsiderada a partir de ação própria. Fora daí, a presunção oriunda da carta-patente deveria ser prestigiada, sob pena de absoluto descrédito do sistema de tutela dos direitos oriundos da propriedade intelectual.

Inviável, portanto, que o legislador da Lei n. 9.279, de 1996, outorgue regime jurídico menos protetivo ao direito fundamental à patente do que aquele existente ao tempo da legislação revogada (Código da Propriedade Intelectual). A tanto impede o regime jurídico que conforma a liberdade do legislador infraconstitucional na densificação dos direitos fundamentais.

A conclusão, portanto, é uma só: para uma adequada proteção do direito fundamental à propriedade intelectual, o sistema para decretação de nulidade de carta-patente instituído pela Lei n. 9.279, de 1996, deve ser interpretado da seguinte maneira:

a) os vícios gerais que importam nulidade de todo e qualquer ato administrativo podem ser alegados como matéria de defesa em qualquer processo (art. 56, § 1º, Lei n. 9.279, de 1996). O reconhecimento de qualquer desses vícios independe da presença do INPI no processo;

b) os vícios específicos que importam nulidade da carta-patente só podem ser alegados por ação própria, em que se mostra indispensável a presença do INPI, a fim de que desempenhe o seu papel de dar tutela administrativa ao direito ao invento (art. 57, Lei n. 9.279, de 1996). A competência para o exame do tema pertence única e exclusivamente à Justiça Federal.

5. Um Absurdo que Confirma a Evidência da Impossibilidade da Discussão dos Requisitos para Concessão da Carta-Patente na Ação entre Particulares. A Necessidade de o Titular da Patente propor Ação Declaratória contra o INPI?!

Reafirme-se que a carta-patente, se puder ser decretada nula na ação entre particulares a despeito de presentes os requisitos formais do ato jurídico, não terá qualquer eficácia jurídica e não permitirá ao INPI prestar tutela de proteção ao direito fundamental à propriedade intelectual.

Isso daria ao particular o direito de negar a carta-patente até ser obstaculizado a utilizar a criação pela tutela jurisdicional inibitória. Significa dizer, em poucas palavras, que a criação intelectual somente poderia ser tutelada pela jurisdição, ou, na melhor das hipóteses, que a propriedade intelectual contaria com uma pífia tutela administrativa que necessariamente teria que ser reafirmada pelo Judiciário.

Ora, se isso fosse possível, o titular da carta-patente, para não ver negado e desconsiderado o seu direito, teria que propor ação declaratória contra o INPI para obter a certificação do seu direito de invento, o que seria pouco mais do que absurdo.

Na verdade, caso se admita a lógica da sentença proferida na ação proposta contra a Hines e a Racional Engenharia, estará se criando uma nova e inusitada forma de ação jurisdicional, precisamente a ação declaratória destinada a permitir a declaração de legitimidade de ato administrativo (apesar desse, como é curial, já gozar de presunção de legitimidade), a ser proposta pelo beneficiário do ato contra aquele que o emitiu.

O absurdo desse raciocínio, decorrente da não compreensão do sistema jurisdicional de invalidação de patente à luz da Constituição, é um excelente argumento contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª. Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo.

6. A Qualificação Jurídica da Prova Utilizada para a Decretação da Nulidade da Patente do Consulente.

De lado a necessidade da compreensão do sistema jurisdicional de controle jurisdicional da patente à luz da Constituição, não há como deixar de observar, ainda, que a prova capaz de permitir a desconstituição da patente, mesmo que na ação de anulação proposta contra o INPI, é a chamada prova capaz de se sobrepor sobre a presunção de legitimidade da patente.

É intuitivo que a prova capaz de permitir a desconsideração da patente não pode ser uma prova que se expressa em “juízo pessoal”, seja ele decorrente de afirmação do Perito ou de testemunhas.

Aliás, as próprias Rés, na ação proposta pelo Consulente, foram claras ao assim confessar:

“27. Exatamente por compreender um sem número de provas que não poderiam ser integralmente elencadas na Lei de Propriedade Industrial, pode se dizer que o estado da técnica pode ser demonstrado através de qualquer documento, tais como, folhetos, catálogos, publicações, desenhos, filmes, vídeos, etc... capaz de provar, de maneira evidente, que o objeto da patente já havia sido utilizado pelo próprio requerente do pedido ou por terceiros, antes da data do seu depósito” (contestação, fl. 171 dos autos).

Verifica-se, no caso trazido à Consulta, que a sentença se baseou em uma mera afirmação do perito, incapaz de evidenciar que o requisito da novidade não estava presente no instante em que a patente foi concedida. Embora o perito tenha invocado determinado texto, ele não demonstrou, nem de longe, que esse texto evidenciasse a inexistência de novidade no momento da concessão da carta-patente.

Além desta prova, a sentença – por absurdo que possa parecer – valeu-se da declaração de um informante, arquiteto interessado em utilizar a criação patenteada pelo Consulente, e de uma opinião de uma testemunha. Essa testemunha também foi contraditada pelo Consulente, sob o argumento do que prestou serviços às Rés, a partir do invento patenteado, durante as construções realizadas, levando o Juiz a proferir a seguinte decisão: “Indefiro a contradita, pois a própria testemunha, nesta data, informou que os serviços prestados às rés foram isolados, elas não são as suas maiores clientes”. (fl. 442 dos autos). Como está claro, o juiz não afastou o fato de que a testemunha prestou serviços para as Rés a partir do invento patenteado pelo Consulente. Ele se limitou a constar que as rés não eram os seus maiores clientes.

Portanto, além de as declarações destas pessoas – ouvidas como informante e testemunha – constituírem juízos pessoais, elas estão evidentemente enfraquecidas.

Na verdade, como a conclusão pericial também não é lastreada em documento capaz de evidenciar a ausência de novidade, a sentença se fundou única e exclusivamente em juízos pessoais, vale dizer, em opiniões que não se sustentam em documentos, o que contradiz a própria linha de defesa das Rés, Hines Interest Limited Partnership, Hines do Brasil Empreendimentos Ltda. e Racional Engenharia Ltda.

De qualquer forma, o Consulente não pede que esse parecer examine o grau de convicção da prova produzida, mas sim a sua qualificação jurídica, ou, mais precisamente, a sua capacidade para desconstituir a patente.

Em atenção a esse ponto, cabe deixar claro que a prova que serviu para a sentença decretar a nulidade da patente é uma prova que se expressa em um juízo pessoal sobre uma situação fática, estando, assim, distante da prova capaz de se contrapor à presunção de legitimidade decorrente da carta-patente.

Ora, é pouco mais do que absurdo supor que os juízos de um informante e de uma testemunha que trabalhou para as rés, aliado ao mero juízo de um perito, possam suplantar o juízo que o INPI formou em vários anos no processo administrativo, mediante a análise rigorosa e científica do requisito da novidade.

7. Da Resposta à Consulta

Ante todo o exposto, passa-se a responder à consulta nos termos que seguem:

a) Qual o valor da carta-patente como instrumento estatal de proteção da propriedade intelectual?

A carta-patente constitui a expressão concreta do dever estatal de tutela administrativa ao direito de propriedade intelectual. Assim, deve ter eficácia capaz de garantir o direito de invento, impedindo a utilização da criação, por parte de terceiro, ao arrepio da tutela concedida pelo INPI.

b) O que a Lei de Propriedade Industrial quer dizer quando viabiliza a decretação de nulidade da carta-patente, de forma incidental, em ação entre particulares, e outorga a possibilidade de se pleitear a sua anulação através de ação direta, proposta contra o INPI e o titular da patente?

Como a carta-patente, para ter eficácia, não pode ser negada, como matéria de defesa, sob o argumento de que o INPI não atentou para os requisitos para a sua concessão, a patente somente pode ser decretada nula, em ação entre particulares, no caso em que o ato jurídico carece dos requisitos gerais para a sua própria validade.

Entendimento contrário não só significaria proteção insuficiente ao direito fundamental à propriedade intelectual, como importaria verdadeiro retrocesso na proteção desse direito fundamental.

Por outro lado, quando, ao juízo do particular, a patente não poderia ter sido concedida por faltar um dos requisitos específicos disciplinados na Lei de Propriedade Industrial, deverá ser proposta ação de anulação da patente, com a devida citação do INPI.

c) Como pode ser qualificada, em termos jurídicos, a prova que foi utilizada para decretar a nulidade da patente do Consulente?

A prova que serviu para a sentença decretar a nulidade da patente é uma prova que se expressa em um juízo pessoal sobre uma situação fática, estando, assim, distante da prova capaz de se contrapor à presunção de legitimidade decorrente da carta-patente.

É o parecer, s.m.j.

De Curitiba para São Paulo, 20 de fevereiro de 2008

Notas de Rodapé

1 De passagem, é de se observar que o reconhecimento da fundamentalidade do direito à propriedade intelectual (art. 5º, incisos XXII e XXVII, CRFB) está em absoluta consonância com um dos fundamentos centrais da República Federativa do Brasil, qual seja, o da “livre iniciativa” (art. 1º, inciso IV, CRFB), além de contribuir para o alcance de um dos “objetivos fundamentais” da República Federativa do Brasil – a construção de uma sociedade “livre, justa e solidária” (art. 3º, inciso I, CRFB) – e para a concretização do princípio da “cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” (art. 4º, inciso IX, CRFB), na medida em que o desenvolvimento técnico, que marca e acompanha o direito da propriedade intelectual, constitui “fattore fondamentale del progresso”, consoante observa Tullio Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Lezioni di Diritto Industriale, 2. Ed.. Milano: Giuffrè, 1957, p. 427.

2 A doutrina é abundante a respeito do assunto. Entre muitas formulações, consultem-se as de José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3. Ed.. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 389 e seguintes; Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, 3. Ed.. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pp. 215 e seguintes, tomo IV; José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2. Ed.. Coimbra: Almedina, 2001, p. 191 e seguintes. Na doutrina brasileira, consulte-se Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 4. Ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 223 e seguintes.

3 Assim, Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 4. Ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 371 e seguintes.

4 Assim, Luiz Guilherme Marinoni, Curso de Processo Civil – Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 215, vol. I; Daniel Mitidiero, Processo Civil e Estado Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, pp. 89/90.

5 A liberdade de conformação do legislador infraconstitucional vai reconhecida, portanto, dentro dos quadrantes marcados pela proibição de proteção excessiva e pela proibição de proteção insuficiente, conforme Claus-Wilhelm Canaris, Direitos Fundamentais e Direito Privado, tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2006, p. 119.

6 Assim, Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 4. Ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 403 e seguintes.

7 Assim, por exemplo, Adolfo Di Majo, La Tutela Civile dei Diritti, 2. Ed.. Milano: Giuffrè, 1993, p. 2.

8 A doutrina é tranqüila em assinalar o ponto. Entre outros, João Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. Coimbra: Almedina, 2002, p. 129.

9 Assim, Adolfo Di Majo, La Tutela Civile dei Diritti, 2. Ed.. Milano: Giuffrè, 1993, p. 343.

10 Assim, entre outros, Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 19. Ed.. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 363; Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 13. Ed.. São Paulo: Atlas, 2001, p. 187. O tratamento do tema no direito brasileiro não destoa daquele recebido em outros ordenamentos. A doutrina francesa contemporânea, por exemplo, embora acabe, ao fim e ao cabo, a indicar os mesmos requisitos como sendo suficientes para “affecter la légalité des actes administratifs”, analisa o problema a partir do princípio da legalidade do ponto de vista externo (por exemplo, incompetência e forma) e do ponto de vista interno (por exemplo, motivo), conforme René Chapus, Droit Administratif Général, 5. Ed.. Paris: Montchrestien, 1990, pp. 697 e seguintes, tomo I.

11 A distinção entre causas de nulidade e de anulabilidade no direito administrativo é corrente. Assim, por exemplo, na doutrina brasileira, Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 19. Ed.. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 437; na doutrina portuguesa, Marcello Caetano, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 150/154; na doutrina espanhola, Ramon Parada, Derecho Administrativo, 9. Ed.. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 189, vol. I; na doutrina italiana, Federico Cammeo, Corso di Diritto Amministrativo. Padova: Cedam, 1960, p. 607.

12 Assim, por todos, Gilmar Ferreira Mendes, Jurisdição Constitucional, 3. Ed.. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 279.

13 Konrad Hesse , Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha, tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 275. Sobre a vinculação de entidades públicas aos direitos fundamentais, no sentido de dever específico de “respeito, de protecção e de promoção dos direitos fundamentais”, ainda, José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2. Ed.. Coimbra: Almedina, 2001, pp. 212/236.

14 E, obviamente, dentro do Estado Constitucional, jamais se pode prestigiar interpretação desconforme aos direitos fundamentais. Desautoriza-a a dimensão objetiva dos direitos fundamentais (conforme, por todos, José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2. Ed.. Coimbra: Almedina, 2001, pp. 154/155). A interpretação da legislação infraconstitucional deve ser conforme aos direitos fundamentais, dando-lhes a maior otimização possível (conforme, entre outros, Gustavo Zagrebelsky, Il Diritto Mite – Legge, Diritti, Giustizia, 13. Ristampa. Torino: Einaudi, 2005, p. 171).

15 Por exemplo, STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag n. 526.187/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 21.08.2007, DJ 03.09.2007, p. 179: “Agravo regimental. Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Declaração da nulidade da patente como questão prejudicial. Possibilidade. Competência do juízo estadual. 1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuída ao julgador, mormente quando deixa consignada a suficiência das informações já apresentadas. Princípio da livre convicção motivada. 2. Concluir se a realização de outras provas seria necessária ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ. 3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a argüição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes. 5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova nos autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.

16 Assim, Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, 3. Ed.. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 371, tomo XVI; Tratado das Ações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 178, tomo IV.